Все пропало?!
А.В.МИХАЙЛОВ – патентный поверенный (Москва)
Не стоит отчаиваться, если заявка признана отозванной, – считает автор статьи. По его мнению, безвыходных ситуаций не бывает.
Недавно наши коллеги, представляющие интересы иностранных заявителей, столкнулись с нестандартной ситуацией. Необходимо было срочно разобраться с вопросами: как восстановить срок подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу, если заявка уже давно признана отозванной, и как преобразовать евразийскую заявку на изобретение в российскую, если срок для подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу уже истек?
Первой мыслью, конечно же, было: «Крепитесь, коллеги, все пропало!» , но, если подумать... Человек, даже немного знакомый с ТРИЗ, не должен пасовать перед сложной задачей, и не важно, к какой области она относится: к процедурным вопросам рассмотрения заявок на изобретения или к технике.
Ст. 1386 ГК РФ гласит, что заявитель может подать ходатайство о проведении экспертизы по существу в течение трех лет с даты подачи заявки, а если не успеет, то Роспатент может продлить этот срок еще на два месяца. В самом худшем случае (именно о нем и пойдет речь далее) заявка признается отозванной.
Если рассмотреть «сферическую международную заявку в вакууме», мы имеем ситуацию, когда национальная фаза начата в последний день 31-месячного срока. То есть срок для подачи ходатайства об экспертизе по существу истекает через три месяца после начала национальной фазы, а дополнительный срок – еще через два месяца, в общем – пять месяцев.
Даже если заявка была бы призвана отозванной через 11 месяцев после начала национальной фазы, то и тогда все еще существовала бы возможность повторно ввести международную заявку в национальную фазу с подачей ходатайства о восстановлении пропущенного 31-месячного срока одновременно с подачей ходатайства о проведении экспертизы по существу (либеральное российское законодательство позволяет без особых оправданий восстанавливать срок в течение 12 месяцев).
Конечно, в этом случае всегда существует риск, что Роспатент откажется проводить экспертизу по такой заявке, так как даже при удовлетворении ходатайства о восстановлении, срок подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу заведомо истек (из-за подобного казуса на практике невозможно преобразовать евразийскую заявку на изобретение в российскую после получения решения об отказе в выдаче евразийского патента). Тем не менее это ограничение можно обойти, переводя заявку на национальную фазу как заявку на полезную модель, а затем из нее выделить заявку на изобретение. Срок для подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу по выделенной заявке на изобретение исчисляется с даты подачи заявки (аналогичным образом, если кто-то из коллег не знал, можно обойти и упомянутый казус с преобразованием евразийской заявки).
Однако вернемся к нашему случаю: все было очень плохо. С даты начала национальной фазы прошло уже больше 12 месяцев, и заявка была признана отозванной. Подать выделенную заявку в такой ситуации невозможно, поскольку п. 4 ст. 1381 ГК РФ гласит:
«Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности первоначальной заявки, раскрывающей эти изобретение, полезную модель или промышленный образец, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке – по дате этого приоритета при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец не отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до того, как исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца, если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента» .
То есть дополнительная отсрочка была возможна только в случае принятия по первоначальной заявке решения об отказе, а не решения о признании заявки отозванной. Однако выход, оказывается, есть. Что если вначале преобразовать отозванную заявку в заявку на полезную модель?
Конечно, все помнят, что преобразование возможно только до публикации сведений о заявке в государственном реестре. И, разумеется, если мы рассматриваем «сферическую международную заявку в вакууме», – она уже была опубликована. Но давайте отнесемся более внимательно к формулировке п. 1 ст. 1379 ГК РФ:
«До публикации сведений о заявке на изобретение (пункт 1 статьи 1385), но не позднее дня принятия решения о выдаче патента на изобретение, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента на изобретение или о признании заявки отозванной – до того, как будет исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подачи возражения против этого решения, заявитель вправе преобразовать ее в заявку на полезную модель или промышленный образец путем подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего заявления, за исключением случая, если заявителем подано заявление о предложении заключить договор об отчуждении патента, предусмотренное пунктом 1 статьи 1366 настоящего Кодекса» .
Разделительный союз «а» говорит о том, что в данном правиле идет речь о двух самостоятельных пресекательных сроках, которые применяются в разных случаях: один – до публикации заявки, которая не отозвана и не была признана отозванной, другой (независимо от публикации) – для случаев, когда заявка была признана отозванной, но еще не прошел срок оспаривания решения Роспатента.Такое разделение, вероятно, служит для того, чтобы лишний раз не обременять Роспатент подготовкой заявок к публикации, если заявитель не смог определиться с преобразованием до даты публикации. Однако в случаях, когда заявитель поставлен в безвыходное положение, и по заявке принято решение об отказе или о признании заявки отозванной, ему предоставляется еще один шанс спасти положение, независимо от того, была опубликована заявка или нет.
П. 2 ст. 1379 ГК РФ никоим образом не противоречит этому толкованию, что еще раз подтверждает правоту данной точки зрения:
«Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение или промышленный образец либо заявки на промышленный образец в заявку на изобретение или полезную модель допускается по заявлению, поданному заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до дня принятия решения о выдаче патента, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента или о признании заявки отозванной – до того, как будет исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подачи возражения против этого решения» .
При этом согласно п. 3 ст. 1387 ГК РФ:
«Решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, об отказе в выдаче патента на изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной может быть оспорено заявителем путем подачи возражения в указанный федеральный орган исполнительной власти в течение семи месяцев со дня направления им заявителю соответствующего решения» .
То есть ходатайство о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель в нашем случае может быть подано до истечения семи месяцев с принятия Роспатентом решения о признании заявки отозванной в связи с непоступлением ходатайства о проведении экспертизы по существу. После удовлетворения такого ходатайства (отметим, что законодательство не содержит каких-либо оснований для отказа в преобразовании, даже в случае, если заявленное изобретение относилось к способу или к новому химическому соединению) на основе заявки на полезную модель подается выделенная заявка на изобретение. Сроки подачи ходатайства об экспертизе в этом случае, как уже говорилось выше, исчисляются заново.
Необходимо оговориться. Мы не случайно предлагаем подачу именно выделенной заявки на последнем этапе, вместо обратного преобразования заявки на полезную модель в заявку на изобретение. Это делается для того, чтобы избежать ситуации, в которую некоторое время назад попадали заявители по евразийским заявкам, когда после получения отказа в выдаче евразийского патента (что обычно происходило по прошествии многих лет после подачи заявки в ЕАПО) Роспатент отказывался продолжать делопроизводство по преобразованной национальной заявке в связи с тем, что срок для подачи ходатайства об экспертизе по такой заявке уже истек1. Хотя данное недоразумение в итоге разрешилось в пользу заявителей, в рассматриваемой ситуации мы не рекомендовали бы коллегам испытывать судьбу.
1 См.: Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2013 г. № СИП-205/2013.
И в завершение нельзя не отметить, что описанный выше подход применим ко всем, на первый взгляд, безвыходным ситуациям, когда в связи с пропуском процедурных сроков заявка признана отозванной, прежде всего к случаю, когда пропущен срок для уплаты пошлины за выдачу патента и др.
Таким образом, при любой ситуации первым делом необходимо просчитать все сроки, предусмотренные действующим российском законодательством, и выработать четкий алгоритм дальнейших действий…
Удачи вам.
